如何同时申请发明实用新型专利

2008年,中国专利法进行第3次修改时,在原第9（1）条基础上增加了如下表述：“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权.”此次条文修改将对申请人就某一发明创造同时申请实用新型和发明专利产生影响,本文就此提出初步看法和建议.

原专利法第9（1）条的立法原意是为了限制一项发明创造只能授予一项专利权,但在实践中申请人往往从实用角度考虑,针对同一项发明创造同时提出实用新型和发明专利申请,以致后来出现了“舒学章案”.该案涉及到一项发明创造先后获得了实用新型和发明两项专利这一问题,学界和司法界对此有两种不同的看法.一种是认为专利局不应该对同一发明创造授予两次专利权,并且导致同一发明创造获得了比一般情况下更长的实质保护期；另一种观点则认为两次授权并不与立法目的相冲突,只要两项专权利不同时存在即可.

因此,新法修改时考虑到申请人应当可以利用实用新型专利与发明专利并存、并各具特点的实际情况,允许申请人就同一发明创造既提出实用新型专利申请,又提出发明专利申请；同时,为了避免同一发明创造的保护期得到变相延长,因而要求两种形式的申请必须同时提交,而且还要求申请人在提交申请时做出相应声明.

应该说,新法的上述修改较好地解决了针对“舒学章案”出现的两种分歧意见.但笔者认为,在具体操作执行本款条文时,仍需注意以下几个问题.

首先,需要明确的是,什么是同样的发明创造?“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请（或专利）中存在保护范围相同的权利要求（即所要求保护的技术方案相同）.也就是说,只有当发明和实用新型中存在相同的权利要求时,才被认为是“同样的发明创造”.

同样的发明创造既申请实用新型,又申请发明专利时,该两个申请所要求保护的主题必须是实用新型能够保护的主题,即该发明创造具有三维结构.

另一方面,在一项发明创造完成后,申请人往往希望保护的内容中包含多个发明主题,例如方法、实施该方法的设备、该方法制备的产品等.而其中的方法显然不是实用新型保护的主题,因此,在处理这类申请时,需要确定在发明专利申请中是否申请保护设备、产品等适合实用新型的主题,因而存在如下两种选择：（1）如果需要在发明中包含该项发明创造中涉及的设备、产品等适合实用新型保护的主题,那么,如果申请人同时申请发明和实用新型专利,申请人应当同时提交,并且在请求书中声明.（2）如果不考虑在发明中包含实用新型申请中涉及的有关设备、产品等保护主题,申请人可以不在请求书中声明.笔者认为,这样的两项申请不属于同一发明创造既申请发明又申请实用新型的情况.但是有一点需要特别注意的是,这两项申请还是应该考虑在同一天提交,否则在先的申请中公开的内容会构成在后申请的抵触申请.这也是新法修改后,由于修改了新颖性中有关抵触申请的定义所造成的.

上述讨论的情况,都是在发明和实用新型申请中相同保护主题的权利要求完全相同的情况下所得到的结论.笔者在此想设想一下,两项申请中,如果相同保护主题的权利要求并不完全相同,那么是否属于同一发明创造既申请发明又申请实用新型呢?

两项申请中,权利要求不同的形式又可以分为两种情况,一种是一项申请中的权利要求的保护范围与另一项申请中相应的权利要求不同；另一种情况是,一项申请中的权利要求的保护范围比另一项申请中相应的权利要求大（或小）.对于前一种情况,由于保护的范围不同,显然不应该属于同时申请发明和实用新型的情况；而对于后一种情况,由于独立权利要求确定了最大的保护范围,每一个从属权利要求的保护范围都是其所引用的那项权利要求的保护范围的一个“子集合”.但一项实用新型或发明的独立权利要求和从属权利要求所限定的保护范围是不同的技术方案,是不同的发明创造.因此,如果两项申请中的权利要求的保护范围是重叠关系,应认为是属于不同的发明创造.

如果发明和实用新型中权利要求的保护关系是重叠关系,那么对于这样的两个申请,申请人仍然需要同日提交,只不过可以不提出声明,也就是在发明的实质审查中,审查员不应该要求申请人放弃先授权的实用新型.

按照新法第9（1）条中的措辞,如果申请人希望对同样的发明创造既申请发明又申请实用新型,该申请人首先必须是在“同日”提交申请.

另外,专利法中除了有提交申请的“申请日”之外,还有一个“优先权日”的概念（在专利法中,除了第28条和第42条所说的“申请日”是指递交申请的当天外,其他“申请日”都可以是“优先权日”）.因此,在实务中可能出现这样的情况,即当申请人提交一份申请之后,在优先权期限内又打算提交第二份申请,并要求在先的第一份申请的优先权,进一步,申请人还考虑需要既提出发明专利申请,又提出实用新型申请,以期取得两者的优势.那么此时申请人是否需要同时提交申请呢?显然,由于要求了优先权,对于在后的发明和实用新型申请而言,都具有相同的优先权日.但是,如果将新法第9条的规定理解为“就同一发明创造既申请实用新型又申请发明的,要求‘同日’提交,而非具有相同的优先权或申请日”,那么,即使在后提交的发明和实用新型具有相同的优先权日,也不一定满足第9条的规定.如果在同一日提交在后的发明和实用新型申请,同时还进行了声明,那么这样要求了优先权并同时提交的发明和实用新型应该是符合第9条的规定的.相反地,如果仅仅要求了在先的第一份申请的优先权,而发明和实用新型申请并没有同日提交也没有声明,那么是不符合法第9条的规定的.因而,就同一发明创造申请的发明和实用新型中的一项申请,会因先授权的发明或者实用新型,而被驳回.

与此类似的问题是：当PCT申请进入中国国家阶段时,是否可以同时申请发明和实用新型?

根据目前中国专利局的进入中国国家阶段的请求书（501表）,是没有同时申请声明的选项的,因此,如果按照上述的讨论,应该给与申请人在进入中国国家阶段时候选择的机会.这样,对于一项PCT申请进入中国国家阶段而言,也应与国内申请一样有机会利用同时申请这样一个制度.

由此可以引申出的一个情况是,当申请人通过PCT进入中国国家阶段时,也不能通过巴黎公约优先权的方式,直接要求其PCT优先权基础的申请的优先权再进入中国申请另一方式的保护.

有人主张对于要求优先权的同时申请,由于两申请具有相同的优先权日,而认为不应当要求在后的两个申请在同一日提交.笔者认为,如果允许申请人主张同一优先权基础的在后两个申请可以不同日提交,那么,由于要求优先权的申请的专利保护期限是从在后的申请日起算,而非从优先权日起算,因此,同样会出现前述“舒学章案”中的情况.所以,这样的观点应该是与新法第9条的立法目的相悖的.

在实务中可能出现申请人就相同发明创造既申请了实用新型,又申请了发明,但未做出声明的情形,这可能是申请人有意为之,也可能是申请人认为这两项申请不属于同一发明创造所造成.如果出现未作出声明的情况下,会出现什么情况呢?

通常,实用新型申请会早于发明专利申请授权,那么等到发明专利审查时,该实用新型专利已经被公开了.因此,此时,即使是同一申请人同日提出的两件申请,如果属于同样的发明创造,那么其情形是不符合专利法第9条第1款的规定,因此,审查员会根据专利法第9条的规定驳回发明专利申请.

同时申请的发明专利申请会遭到驳回的另一个情形就是,当发明专利申请经实质审查授权前,同时申请的实用新型如果已经被放弃,那么发明专利申请同样会根据专利法第9条被驳回.

从上述分析可以看出,在对中国专利法第9（1）条的立法宗旨及其涉及的几个概念进行正确理解后,在实务中将有助于写作技巧人和申请人正确运用该款条文.※