重复授权在实用新型专利审查中的运用

摘 要：专利申请中的泡沫问题已经引起了专利领域各界人士的重视,尤以实用新型专利申请中,因申请权滥用导致的专利申请质量低现象更为引人关注、担忧.在这些泡沫申请中,有一批具有如下特征的申请：申请日相同,申请人相同,技术方案相同,申请人仅在发明名称、功能、用途等方面进行简单改变的申请,该类申请的发明目的有碍真正的创新,故必须严格审查标准,确保提升实用新型专利的授权质量.文章将从重复授权的审查角度出发,具体的分析实际审查中遇到的该类泡沫申请的处理办法.

关 键 词：实用新型；泡沫；重复授权

引言

我国实用新型制度运行已经近30年,实用新型的申请量累计达到493万件、实用新型专利有效保有量207万件,实用新型专利在数量上已经达到了相当的规模,其对我国专利知识的普及、专利意识的培养都起到了非常重要的作用,但是在发展的过程中也出现了一些问题,例如：专利申请重数量积累轻质量提升,某些领域盲目追求专利数量规模效益,一件专利拆分成多件申请,将构建专利池简单的理解为专利数量的堆砌等.解决这些发展中出现的问题,将实用新型专利的整体质量提升上去,切实地将实用新型专利的规模优势转化为质量效能强势,变粗放的规模发展为集约的高智力发展,已经成为实用新型专利制度发展的迫切需要.

1问题的提出

目前实用新型专利审查中,质量低的申请类型很多,有完全抄袭类、简单修改类、技术效果后退类、简单组合类等,其中简单修改类中有一种类型是同日提交的批量申请,该类申请由同一申请人在同一天提交,权利要求书内容基本相同,仅在名称、功能、用途等方面进行了简单改变.该类申请游离于重复授权与新颖性审查标准之外,按照目前的专利法及其实施细则相关规定,该类申请可以授予实用新型专利权的申请.但由于其申请量大,发明目的不纯,有碍真正的发明创新,笔者认为从鼓励发明,提高创新能力的角度出发,该类申请是与专利法的立法初衷相违背的,不应当予以授权.

2重复授权的运用

2.1重复授权相关规定

我国专利法第九条规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人.”对于发明或实用新型,我国专利法第九条或专利法实施细则第四十一条中所述的“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请（或专利）中存在的保护范围相同的权利要求.专利审查指南第二部分第三章第6.1节给出了重复授权的判定原则：在判断是否为同样的发明创造时,应当将两件发明或者实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较,而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较,且审查指南本章节中特别指出：权利要求保护范围仅部分重叠的,不属于同样的发明创造.

根据专利法以及审查指南的规定可知,重复授权的判定原则需要构成两个条件：一是两份申请（或专利）的申请日相同,二是两份申请（或专利）的权利要求保护范围完全相同.

但在实用新型专利的实际审查过程中,权利要求保护范围完全相同的同日申请很少,即涉及到重复授权的案卷很少,反倒是同日提交,技术方案类似的申请很多.根据目前专利法以及专利法实施细则的规定,该类申请既不属于新颖性问题也不属于重复授权问题,而若对此类案卷放任不管,则纵容了善于钻法律漏洞的申请人,阻碍真正发明创造的发展.以下以具体案例进行说明（案例均为同日申请）.

2.2案例实证

2.2.1发明名称的变化/用途的不同

该类申请解决技术问题的装置相同,仅是发明名称或用途不同.

【案例1】

一种中药治疗肺经组织疾病的装置,由排出异物用桶、导入药物用桶、辅助桶、超声波荡药器与治疗肺经组织疾病的中药方剂组成,其特征在于：等中药锅内放有治疗肺经组织疾病的中药方剂.

一种中药治疗胆经组织疾病的装置,由排出异物用桶、导入药物用桶、辅助桶、超声波荡药器与治疗肺经组织疾病的中药方剂组成,其特征在于：等中药锅内放有治疗胆经组织疾病的中药方剂.

[分析]：该类申请由同一申请人在同一天提交了上百件,其解决技术问题的装置结构完全相同,区别点仅在于发明名称,以及根据治疗对象的不同而设置不同的药包.其药包内药材的不同属于材料的替换,而实用新型专利只保护产品的形状、构造,因此材料组分不属于实用新型专利的保护客体.剔除材料组分之后,剩下的技术方案只是发明名称的不同,该系列申请名称的不同实质上是用途的不同,由于治疗胆经、肾经或治疗小肠经、肺经等这些用途的不同过并没有使整体治疗装置的结构产生变化,因此该系类申请的技术方案实质上是相同的,应当视为同样的发明创造.

2.2.2部件数量的简单变化

该类申请解决问题的技术手段相同,效果相同,仅是部件数量的变化.

【案例2】

一种二管笛,包括笛管,指孔、膜孔、发音孔,其特征在于：所述笛管有二根.

一种三管笛,包括笛管,指孔、膜孔、发音孔,其特征在于：所述笛管有三根.

一种四管笛,包括笛管,指孔、膜孔、发音孔,其特征在于：所述笛管有四根.

一种五管笛,包括笛管,指孔、膜孔、发音孔,其特征在于：所述笛管有五根.

[分析]：上述申请均为同一申请人于同一日提交的申请,其所要解决的技术问题、技术效果均相同,结构上仅是笛管数量的不同,说明书中并未说明笛管的特定数量带来何种意想不到的效果,因此其技术方案实质上是相同的.且审查员若对此类申请置之不理,则会产生大量的雷同的低质量申请,其无助于提高实用新型专利的质量,应当视为实质相同的发明创造.

2.3建议解决的办法

同日提交的申请中,文字完全相同的权利要求的申请极少.因为一般情况下,低质量申请的申请人其意图不在于发明创造,为规避专利法第九条的限定,会对权利要求的文字进行简单修改.对于实用新型的低质量申请,在符合新颖性的条件下,同日提交的大量申请若仅是名称、用途、数值、功能等方面进行简单变换,而解决技术问题的形状、构造相同仍可获得授权,则阻碍了真正的创新,造成审查资源的浪费,笔者认为上述类型申请在进行权利要求保护范围判定时可借鉴新颖性的判定标准,对技术方案实质相同的申请,可认定其是重复授权,适用于专利法第九条.

4结束语

通常情况下,重复授权的审查原则比较严苛,在确定权利要求保护范围时,权利要求中的所有特征均应予以考虑,但对于明显存在发明目的不纯的申请,笔者认为应当重拳出击,其审查原则可适当放宽,进行实质性相同的判定原则,这样才能与专利法的立法本意相匹配.