修改是否超范围的判断原则

在实质审查以及无效阶段有关修改超范围判断的案例占了相当大的比重,其判断标准也一直是大家研究的热点.本文通过北京市高级人民法院的一个行政判决案例,并结合实际案例,以一种新的角度对修改超范围的判断标准进行了初步探讨,针对性地提出了一些改进措施.

专利法第33条对申请文件的修改以及修改原则作出了规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围.”之所以规定可以对申请文件进行修改,是因为其中难免存在各种不符合专利法及其实施细则有关规定的缺陷.而在实际操作中,修改超范围的判断标准一直是实质审查和无效阶段中的难点.笔者认为主要原因在于：一方面,申请人修改的方式多种多样,给修改是否超范围的判断带来一定困难；另一方面,对“直接地、毫无疑义地确定”这一抽象概念,很难给出一个非常实用的具体解释,而《专利审查指南》对于该法条的立法宗旨以及立法目的也缺乏相应的阐述,因此,大家对该法条的理解并不一致.

(2007)高行终字第27号行政判决介绍

1.案情介绍

专利权人郝志刚拥有一项专利号为ZL94110912.7、发明名称为“辊式磨机”的发明专利.针对该专利,湖南广义科技有限公司向专利复审委员会提出了无效宣告请求,其无效理由之一是权利要求1中的“磨盘的磨面与磨辊之间存在可调节的间隙而构成间隙式磨合面”超出了原说明书和权利要求书记载的范围,不符合专利法第33条的规定.

专利复审委员会审理后做出第7581号决定,认为该修改并未超出原说明书和权利要求书记载的范围,理由是,根据说明书记载的三个实施例,能够导出授权文本中的上述技术特征.说明书的三个实施例分别是：第一个实施例：“在上下机壳(7)、(8)之间的连接螺钉上装有弹性机构(2),并装有调节螺钉(9),当有过大的杂铁等不可粉碎的物料进入时,由于上下机壳(7)、(8)之间的调节螺钉(9)的调节以及弹性机构(2)的弹性作用,迫使下机壳(8)下移并偏转,使得磨辊(12)与磨盘(10)之间的间隙增大而通过,而不会出现卡死现象.同时,弹性机构(2)还迫使磨辊(12)向磨盘(10)施加压力”；第二个实施例：“磨辊(12)通过铰链装在支架(4)上,并在两者之间装有弹性装置,使磨辊(12)在一定范围内摆动,并具有一定弹性,并使磨辊(12)向磨盘(10)施加压力”；第三个实施例：“在支架(4)和磨辊(12)之间的主轴(6)上装有弹性机构,这样可使支架(4)在主轴(6)上作轴向移动和具有一定的弹性,并可以使磨辊(12)向磨盘(10)施加压力”.(见图1)

请求人不服专利复审委员会的上述决定,向北京市第一中级人民法院提出起诉请求.经审理,该院做出(2006)一中行初字第477号行政判决,维持专利复审委员会的决定.该请求人随即向北京市高级人民法院(简称高院,下同)提出上诉请求,经审理,该院做出(2007)高行终字第27号行政判决,维持原判,驳回上诉人的上诉请求.

高院认为,虽然在原公开文本中并未记载“磨盘的磨面与磨辊之间存在可调节的间隙而构成间隙式磨合面”,但在本专利公开文本记载的三个实施例中磨辊均在弹性机构的弹性力作用下向磨盘施加压力.磨辊与磨盘之间的间隙既可以通过调节螺钉来主动调节,也可以根据物料的粒度大小通过位于上、下机壳之间的弹性机构所产生的弹性力而使下机壳下移并偏转而发生相对移动,或者通过位于磨辊与支架之间的弹性装置所产生的弹性力使磨辊在一定范围内摆动,或者通过装在支架和磨辊之间的主轴上的弹性机构所产生的弹性力迫使磨辊下移来被动调节磨盘的磨面与磨辊之间的间隙.本领域技术人员通过阅读本专利公开文本的权利要求书和说明书,可以直接地、毫无疑义地得出“磨盘的磨面与磨辊之间存在可调节的间隙而构成间隙式磨合面”这一技术特征,因此,并未超出原说明书和权利要求书记载的范围.

2.案例分析

由高院给出的解释可知,其作出上述判决的主要依据在于,虽然增加的技术特征在原申请文件中并没有相应记载,但是由说明书记载的三个具体实施方式能够直接地、毫无疑义地确定出权利要求中所增加的一般性技术特征.原申请文件中的三个实施例仅是示意性地描述了该发明的具有“间隙式磨合面”的辊式磨机.也就是说,不管是采用调节螺钉来主动调节磨辊与磨盘之间的间隙,还是根据物料的粒度大小来被动调节上述间隙,均是为了使得“磨盘的磨面与磨辊之间存在可调节的间隙”,即从三个实施例能够直接地、毫无疑义地确定“磨盘的磨面与磨辊之间存在可调节的间隙而构成间隙式磨合面”这一特征,从而解决适应不同粒度大小的物料等问题.换言之,本领域的技术人员由三个实施例能够明确地得出的信息是：“磨盘的磨面与磨辊之间存在可调节的间隙而构成间隙式磨合面”、该可调节的间隙与是采用螺钉还是弹性机构等并无紧密联系.而本领域的技术人员由修改后的特征看到的信息也是如此.因此,本案的修改并没有致使所属技术领域的技术人员看的信息相对于原申请记载的信息发生了变化,修改应当没有超出原申请文件记载的范围.

由高院的判断过程我们可以发现,高院仅从具体实施方式能够明确导出修改的特征的角度进行了分析,从而得出修改不超出原申请文件记载范围的结论,并没有对原文字记载的内容是否为修改后特征的唯一解释进行说明.可以说,上述行政判决对于我们理解“直接地、毫无意义地确定”具有一定的帮助作用.“直接地、毫无疑义地确定”应当是本领域的技术人员根据原说明书以及权利要求书文字记载的内容可以明确确定的内容,但并不当然要求该文字记载的内容是该确定的内容的唯一解释.上述要求也应当是《专利审查指南》中的“如果申请的内容通过增加、改变和／或删除其中的一部分,致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同,而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定,那么,这种修改是不允许的”的具体体现.也就是说,修改是否超范围的判断标准并不要求修改的内容与原始记载的内容是一一对应的,如果本领域的技术人员由修改后的内容看到的信息相对于由原始记载的内容看到的信息没有发生变化,则修改的内容就应当是可以接受的.

对现行操作的启示

在实质审查过程中,专利法第33条是使用频率较高的一个实质条款,也是比较难以判断的法条之一.高院对于修改是否超范围的上述判断标准对于我们实质审查过程该法条的运用同样具有借鉴作用.以下笔者尝试采用高院的上述判断标准来分析一个关于修改超范围的实审案例.

1.案情介绍

某案请求保护一种压榨带(2),其具有加强层和上部弹性层,并限定该压榨带(2)包括两端部对应区(B)、区(A)以及一对最外端区(c).在实质审查过程中,申请人在权利要求1中增加了特征“上述两端部对应区具有比上述区的表面更下陷的表面形状,以使厚度比上述区小”,修改依据是说明书附图公开的几种压榨带的具体形式以及相应的文字说明.具体实施方式公开的内容见图2～7,相应的文字解释为：“两端部对应区B形成沿带移动方向环状延伸的凹部14,因此,两端对应区B的厚度小于其他区域”、“为了防止这种棱角的发生,优选设为锥形状的两侧壁面14a.并且,为了避免在凹部14的底部拐角部中的应力集中,可以使拐角部形成为曲面状”、“两端部对应区B的部分形状为凹部44”、“位于区A和两端部对应区B的边界部分的上部弹性层62的两端部65,形成为平缓弯曲的斜面”、“位于两端部对应区B上面的上部弹性层72具有朝向最外端区c逐渐减小厚度的锥形部75.如图所示,在锥形部75的中途位置上,形成有比排水槽74的底端挖得更深的凹槽76”.

对于权利要求1中增加的上述特征,有观点认为,说明书中记载的“凹”与修改后的权利要求中的“下限”含义不同,即使考虑了附图公开的内容,也仅能直接地、毫无疑义地确定出“两端部对应区”与“区”相比而得的具体形态.因此,权利要求中增加的“上述两端部对应区具有比上述区的表面更下陷的表面形状,以使厚度比上述区小”既不属于原说明书和权利要求书文字记载的内容,也无法根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图直接地、毫无疑义地确定出来,该修改超范围.还有观点认为,虽然“凹”与“下陷”的解释略有不同,但本领域的技术人员结合发明的实际内容可以确定,在本案中“下陷”与“凹”的实质含义相同,均表示两端部对应区B比周围位置低.说明书附图也仅是示意图,结合说明书的内容能够直接地、毫无疑义地确定“上述两端部对应区具有比上述区的表面更下陷的表面形状,以使厚度比上述区小”这一定性的特征.

2.案例分析

本案例的焦点主要在于结合说明书公开的压榨带的几种具体形式,能否确定“凹”与“下陷”含义相同,能否直接地、毫无疑义地确定出“上述两端部对应区具有比上述区的表面更下陷的表面形状,以使厚度比上述区小”这一定性的特征.由此可见,该案与高院的上述行政判决案情相似,即修改后的特征在原始说明书和权利要求书中均没有记载,修改的依据均为说明书中的具体实施方式.也就是说,均涉及能否由具体的实施方式得到修改后的一般性特征的判断.以下笔者对于该案的修改是否超范围谈谈个人观点.

对于本案而言,如果单纯从字面意思来看,现代汉语大辞典中给出的“下陷”的定义为：逐渐下降到较低水平；而给出的“凹”的定义为：中间低,两边高.二者字面含义略有不同,也就是说,“下陷”不能视为在原申请文件中有“文字记载”.现在再来分析是否能够“直接地、毫无疑义地确定”.本案的说明书中记载了其发明目的是：提供一种构造简单的压榨带,通过减小两端部对应区的厚度,提高该区域的柔性,两端部对应区通过扭曲变形来吸收扭曲应力,从而抑制该区域的断裂,即对其发明信息进行了概括性描述.此外,由说明书中记载的“为了防止这种棱角的发生,优选设为锥形状的两侧壁面14a.并且,为了避免在凹部14的底部拐角部中的应力集中,可以使拐角部形成为曲面状”、“位于区A和两端部对应区B的边界部分的上部弹性层62的两端部65,形成为平缓弯曲的斜面”、“位于两端部对应区B上面的上部弹性层72具有朝向最外端区c逐渐减小厚度的锥形部75”等内容也可以看出,本申请主要是通过在两端部对应区B形成相对较小的厚度来避免应力集中的发生,抑制该区域的断裂.实施例给出的也仅是实现上述目的的几种示意性方案,并且由上述示意性方案也能够明确地得出两端部对应区B相对于区A来说呈“逐渐下降到较低的水平”的趋势.也就是说,尽管“下陷”的具体形式可能有多种,说明书中的具体实施方式并非是其唯一解释,但对于本领域的技术人员来说,其由权利要求中的“下陷”与原申请记载的“凹”形的两端部对应区看到的信息是相同的,均是两端部对应区的厚度小于区的厚度,从而提高该区域的柔性以抑制该区域的断裂,其与“下陷”的具体形式并没有必然联系.因此,本案的修改并没有致使所属技术领域的技术人员看的信息相对于原申请记载的信息发生变化,因此,应当不超范围.

3.启示

上述两个案例均涉及根据具体实施方式对权利要求进行上位化的修改,此种修改方式也是在实际审查过程中出现较多的修改形式,但对于该类修改的判断也较为困难,主要是因为其涉及二次概括,这种概括的合理范围的判断较为困难.笔者认为,判断该类修改是否超范围时,可以参考高院的判断标准.即在判断时,应重点分析本领域的技术人员由修改前后的内容得到的信息是否发生了变化,并不要求修改后的内容与原申请记载的内容一一对应.在判断信息是否发生了变化时,不应仅局限于修改的文字,还应综合考虑发明所要解决的技术问题、技术效果等因素,将技术方案作为一个整体来判断修改前后的信息是否发生了变化.

4.对现行操作的建议

由上述两个案例进一步深入思考后,笔者认为,对专利法第33条存在较大分歧的原因在于,“直接地、毫无疑义地确定”等概念比较抽象,在实际操作中不好把握.鉴于此,笔者建议如下改进措施：在《专利审查指南》中对于“直接地、毫无疑义地确定”进行更为详细的解释；在《专利审查指南》中增加修改超范围的典型案例,细化判断分析过程,重点突出修改是否超范围与修改是否导致信息发生了变化之间的联系；将涉及该法条的典型案例整理成册,对每个典型性案例进行分析,并给出具体的判断原则,从不同的角度对该法条的判断与实际运用进行阐述,以加深大家对该法条的理解.

由本文的两个案例可知,当修改的内容与原申请文件文字记载的内容不一致时,对于“直接地、毫无疑义地确定”的判断应当在于本领域的技术人员由修改前后的内容看到的信息是否发生了变化.也就是说,“由原说明书以及权利要求书文字记载的内容直接地、毫无疑义地确定”仅是一个结论性要求,这一结论的得出依赖于修改是否导致本领域技术人员看到的信息发生了变化,信息是否发生了变化才应当是判断的主要手段.原申请记载的内容与由其直接地、毫无意义地确定的内容之间并非必然是一一对应的关系.另外,对于修改超范围的审查标准还有待于进一步细化完善,以利于判断标准的统一.(作者单位：国家知识产权局专利审查协作中心)